Нет реторсии - выплаты за товарный знак обоснованы

3 февраля 2025 года Верховный Суд РФ в составе Судебной коллегии по экономическим спорам вынес постановление по делу № 307-ЭС24-18161, в котором рассматривался вопрос о выплате вознаграждения за использование товарных знаков.

Суть спора заключалась в том, что российская компания пользовалась товарными знаками, принадлежащими украинскому правообладателю, на основании лицензионного договора.

Изначально иск был подан самим украинским правообладателем, однако позже, в рамках процессуального правопреемства, его заменили на российскую организацию, которой право требования было передано по договору цессии.

При этом Суд подчеркнул необходимость учета особых правил, регулирующих порядок выплат правообладателям из недружественных государств, даже в случаях уступки прав требования.

В ходе спора возникли расхождения между арбитражными судами по поводу того, насколько обоснованными были предъявленные требования. Несмотря на это, решение было принято в пользу частичного удовлетворения иска, что побудило ответчика подать кассационную жалобу в Верховный Суд РФ.

Зарегистрированная в России компания заключила с украинской фирмой лицензионное соглашение. В рамках этого соглашения украинская фирма как правообладатель, предоставляет российской компании право использовать свои товарные знаки. Это использование осуществляется через размещение знаков на упаковке и этикетках алкогольных и безалкогольных напитков (товары 32 и 33 классов МКТУ), производимых российским лицензиатом. В качестве вознаграждения за предоставленное право дицензиат обязуется выплачивать роялти в размере нескольких долларов США за каждые 100 литров произведенной продукции.

Как указано в соглашении, все обязательства, предусмотренные договором, сохраняются до его аннулирования. Обязанность по выплате роялти за использование товарных знаков продолжает действовать вплоть до даты, обозначенной в девятом пункте соглашения. Стороны не выдвигают друг к другу претензий.

Соглашение начинает действовать с момента, когда Роспатент зарегистрирует прекращение права на использование указанных товарных знаков, при этом его условия распространяются на период, предусмотренный в самом документе.

Согласно соглашению, после расторжения договора и до момента официальной регистрации Роспатентом прекращения права на использование товарных знаков, лицензиат освобождается от обязательств по выплате роялти.

На основании дополнительного соглашения лицензиат обязан выплатить роялти за период эксплуатации товарных знаков до даты расторжения договора.

В соответствии с актом сверки, утвержденным обеими сторонами, задолженность составила более трехсот тысяч долларов США.

В связи с тем, что лицензиат не выполнил обязательство по оплате роялти в оговоренные сроки, лицензиар предъявил претензию для взыскания долга.

Правообладатель товарных знаков был вынужден обратиться в арбитражный суд с иском, так как их требование о погашении задолженности было проигнорировано ответчиком - российской компанией.

Верховный Суд, после анализа дела, признал доводы нижестоящих судов обоснованными в отношении юридического аспекта спора, подтвердив наличие долга по лицензионному соглашению со стороны ответчика.

Однако, стоит отметить важность одного момента. В ходе защиты своих интересов, ответчик выдвинул аргумент, среди прочего указав на то, что истец представляет организацию, которая зарегистрирована в стране, не поддерживающей дружественные отношения.

Согласно указанию, изданному Президентом РФ 27 мая 2022 года под номером 322, установлен особый механизм для взаимодействия с определенными держателями прав. Этот механизм включает в себя перевод денежных средств, которые они должны получить по договорам, на выделенные рублевые счета типа "О", открываемые в банках с соответствующим статусом. В данном контексте, когда правообладатель и получатель права на взыскание, к которому было передано право требования (цессионарий), связаны общим учредителем, что делает их аффилированными сторонами, и соглашение о передаче прав предусматривает перечисление всей суммы основного долга в пользу правообладателя, ответчик высказал мнение, что такое соглашение было заключено с целью обхода введенных ограничений.

Верховный Суд России подчеркнул, что выполнение условий лицензионного соглашения должно следовать специфическим нормам, учитывая детали дела. Это решение было принято после того, как было выявлено, что первоначальные судебные инстанции не уделили должного внимания аргументам ответчика, что привело к решению о пересмотре дела.

С другой стороны, аргументы ответчика о невозможности удовлетворения исковых требований из-за финансирования правообладателем зарубежных вооруженных сил были отклонены Верховным Судом. Суд указал на отсутствие законных оснований для освобождения ответчика от его обязательств, так как против правообладателя не были введены никакие ограничительные меры (реторсии) со стороны российского правительства.

Лицензионное соглашение в отношении товарного знака

Консультации, подготовка и регистрация лицензионного договора в Роспатенте. Правовое сопровождение сторон лицензионного соглашения в случае спора и нарушения условий.

Заказать услугу

Регистрация бренда алкогольных и безалкогольных напитков

Ведение делопроизводства по заявке на регистрацию товарного знака в Роспатенте в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ (алкогольные и безалкогольные напитки), преодоление отказа в регистрации товарного знака в отношении напитков в Палате по патентным спорам.

Заказать услугу