×

Консультация юриста со статусом патентного поверенного по товарным знакам

Неверный ввод
Неверный ввод
Пожалуйста, сообщите свое имя для обратной связи !
Неправильный ввод.
Неверный ввод
Please select a date when we should contact you.

Антиспам

Неверный ввод

√  Я согласна/-ен с политикой конфиденциальности


вследствие неиспользования непрерывно в течение трех лет

досрочноепрекращение товарного знака

Юридическая и патентная защита правообладателя-ответчика / истца – заинтересованного лица в спорах по прекращению неиспользуемого товарного знака

Успешный опыт защиты интересов как владельцев брендов, так и заинтересованных лиц в их досрочном прекращении в связи с неиспользованием в Суде по интеллектуальным правам с начала его деятельности (2013 год).

Дела о досрочном аннулировании зарегистрированного бренда вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет включают обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Правовая охрана товарного знака не может быть прекращена по решению Роспатента, а только в судебном порядке – Суде по интеллектуальным правам.

Представление интересов лица, заявка которого рассматривается Роспатентом и заинтересованного в прекращении противопоставленного в ходе экспертизы Роспатента товарного знака.

Защита интересов правообладателя и сохранение прав на бренд в судебном порядке.

Представление интересов истца, заинтересованного в прекращении товарного знака

01

оценка обстоятельств, бизнеса конкурента и перспектив разрешения спора по прекращению правовой охраны интересующего товарного знака досрочно в отношении всех товаров / услуг или части товаров / услуг

02

подготовка и отправка надлежаще оформленной досудебной претензии (предложения)

03

подготовка и подача пакета документов для подачи иска в Суд по интеллектуальным правам, включая исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака с правовой позицией по делу

04

отслеживание делопроизводства по иску и судебных определений о движении спора по прекращению правовой охраны спорного товарного знака

05

наложение обеспечительных мер в связи с экспертизой Роспатента

06

участие патентного поверенного и дипломированного юриста в судебных заседаниях по делу – убедительное отстаивание интересов истца, доказывание наличия оснований для прекращения действия товарного знака в связи с его неиспользованием

07

поиск и предоставление статутных данных об иностранном юридическом лице, надлежащее уведомление, нотариальное заверение и перевод всех необходимых документов, если правообладатель бренда - иностранная компания

08

поиск, отбор и формирование доказательств, юридическое обоснование заинтересованности истца по делу

09

ознакомление с материалами дела и юридическая оценка доказательств использования товарного знака правообладателем - конкурентом

10

получение решения Суда по интеллектуальным правам и отслеживание внесения изменений в реестре товарных знаков Роспатента применительно к оспоренному товарному знаку

11

при необходимости обжалование решения Суда по интеллектуальным правам как суда первой инстанции в кассационном порядке

Защита правообладателя и сохранение прав на товарный знак

01

изучение претензии (предложения) конкурента и подготовка ответа на претензию

02

ознакомление с исковым заявлением и документами истца о прекращении правовой охраны товарного знака в Суде по интеллектуальным правам

03

оценка доводов истца о наличии заинтересованности в оспаривании товарного знака; опровержение заинтересованности истца по делу

04

подготовка правовой позиции в интересах правообладателя, отзыва на иск и объяснений по делу

05

обоснование и убедительное подтверждение в Суде по интеллектуальным правам фактов использования товарного знака правообладателем (ответчиком по делу) в отношении каждого товара и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован бренд

06

предоставление доказательств того, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам

07

формирование доказательственной базы использования по каждому товару / услуге, в отношении которых знак был зарегистрирован

08

участие юриста и патентного поверенного в судебных заседаниях в споре в связи с неиспользованием товарного знака на стороне ответчика

09

обжалование в интересах ответчика - правообладателя товарного знака решения Суда по интеллектуальным правам как суда первой инстанции в кассационном порядке

Победы в Суде по интеллектуальным правам по делам о прекращении товарных знаков

Весь опыт

Бремя доказывания

Важно понимать, что пассивная позиция по делу против предъявленного иска об аннулировании товарного знака может быть расценено судом как признание факта неиспользования товарного знака.

Исходя из бремени доказывания по такого рода делам ответчик должен доказать использование товарного знака в трёхлетний период, предшествующий получению претензии.

Истец обязан доказать свою заинтересованность в анулировании чужого бренда.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, если ответчик не представил суду доказательств использования своего бренда, то такая пассивная позиция является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, то есть для удовлетворения требования истца.

Факт использования

Установление судом факта использования товарного знака правообладателем исключает возможность удовлетворения исковых требований в досрочном прекращении правовой охраны такого знака в отношении тех позиций, для которых такое использование было доказано, поскольку данная правовая конструкция предназначена для прекращения правовой охраны неиспользуемых обозначений.

Нюансы сохранения права на бренд

Важно иметь в виду, что для сохранения бренда владелец должен доказать реальное, а не мнимое использование своего товарного знака в отношении каждого товара или услуги, для которого зарегистрирован бренд, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Если владелец бренда представил доказательства использования знака только в отношении части товаров (услуг), то это не является доказательством использования бренда ко всем товарам (услугам), для которых он был зарегистрирован.

В таком случае иск будет частично удовлетворён, а правовая охрана оспариваемого бренда досрочно прекращена в отношении той части товаров и услуг, для которых не подтверждено использование правообладателем своего бренда.

Защита интересов сторон судебного процесса по делу о неиспользовании товарного знака

Стоимость услуг по подготовке документов и участию в деле о прекращении действия товарного знака на стороне истца или ответчика - от 200 000 ₽.

Окончательное формирование цены услуг зависит от ряда факторов: количества оспариваемых товарных знаков; объема документации, имеющей доказательственое значение; наличия / отсутствия иностранного элемента - иностранного правообладателя бренда; перспектив положительного разрешения спора (заключение мирового соглашения).

Судебные расходы и затраты, связанные с ведением дела, могут быть взысканы судом с проигравшей стороны.

Обеспечительные меры

по иску об аннулировании товарного знака

Предварительные обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту выносить решение по результатам экспертизы заявленного в качестве товарного знака обозначения со ссылкой на планируемое предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака иного лица, препятствующего регистрации обозначения, по которому осуществляется экспертиза:

заявление о принятии предварительных обеспечительных мер должно касаться собственных заявок будущего истца и не затрагивать законные права и интересы иных лиц;

в адрес заявителя по заявке на регистрацию товарного знака Роспатент направил уведомление о наличии препятствий в государственной регистрации с указанием конкретных товарных знаков, то есть в перечень должен входить товарный знак, в отношении которого планируется предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны;

будущим истцом приняты меры, направленные на соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, то есть правообладателю товарного знака, в отношении которого планируется подача иска о досрочном прекращении правовой охраны, направлено предложение заинтересованного лица.

Image
Image

Надлежащее соблюдение досудебного порядка по спору о досрочном прекращении действии товарного знака

Соблюдение правил и требований

Досудебное предложение заинтересованного лица составляется и направляется с учетом нормативных требований гражданского законодательства

Адресность

Предложение направляется по адресу регистрации гражданина по месту жительства или пребывания, а юридическому лицу - по адресу, указанному соответственно в ЕГРЮЛ, а также по всем адресам, указанным в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации

Опции

Предложение подразумевает письменное обращение заинтересованного лица к владельцу бренда с опцией:

а) предложение владельцу обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак

б) либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован

Заинтересованность в прекращении товарного знака

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны бренда является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении искового требования.

Заинтересованным является только то лицо, чьи права и экономические интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Image
Заинтересованность в досрочной прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена:
01

необходимостью защиты от предъявления исковых требований о компенсациях со стороны правообладателя товарного знака, его не использующего

02

наличием административного или судебного спора о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака

03

предъявлением требования о защите исключительных прав на товарный знак в судебном порядке к администратору доменного имени в сети Интернет, в связи с использованием в доменном имени сайта обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком

04

предъявлением встречного иска о компенсации за незаконное использование бренда в рамках рассмотрения дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с брендом, в связи с которым подан иск о досрочном прекращении его правовой охраны, и это лицо занимается бизнесом, аналогичным деятельности правообладателя.

Для признания компании или бизнесмена, заинтересованными в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого чужого бренда необходимо доказать направленность интереса в последующем использовании ими в отношении однородных товаров/деятельности тождественного или сходного до степени смешения со спорным брендом товарного знака.

В числе прочих заинтересованным лицом может быть признан администратор (владелец) доменного имени, если к нему правообладателем предъявлены требования о защите исключительных прав на товарный знак в связи с включением в доменное имя сходного с товарным знаком обозначения, если администратор такого доменного имени начал использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, до регистрации противопоставленного товарного знака, и данное обозначение стало известно благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.

К заинтересованным лицам могут быть отнесены компании и некоммерческие организации, если их наименования являются тождественным или сходным с брендом, в отношении которого подан иск о досрочном прекращении правовой охраны.

Вопросы/ответы

Правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения прав на него.

Из системного толкования норм законодательства о товарных знаках следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

При этом для сохранения прав товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними. Использование знака для маркировки иных товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, но которые входят в их состав в качестве ингредиентов и составляющих, по смыслу закона также не может свидетельствовать об использовании бренда.

по товарным знакам