Ключевая услуга патентного поверенного РФ и юриста по товарным знакам
разработка | согласование | регистрация в Роспатенте
Лицензионныйдоговор
Виды лицензии
В зависимости от объема прав использования товарного знака, остающихся у лицензиара, выделяется два вида лицензионных договоров:
- исключительная лицензия;
- простая (неисключительная) лицензия.
Регистрация в патентном ведомстве
Надлежащее согласование условий лицензионного соглашения позволит избежать отказа патентного ведомства в регистрации лицензионного соглашения.
Территория использования
В лицензионном договоре должна быть также указана территория, на которой допускается использование товарного знака.
Если территория, на которой допускается использование бренда, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять такое использование на всей российской территории РФ.
Другими словами, это положение дает владельцу товарного знака право ограничить территорию, на которой лицензиат вправе использовать бренд.
Нарушения
Лицензия – условия о качестве товара. Нарушение качества – иск к лицензиару и лицензиату.
Если лицензиат вышел за пределы лицензии, то он нарушил и закон, и договор.
По лицензионному договору правообладатель товарного знака (лицензиар) предоставляет другой компании или частному лицу (лицензиату) право использования бренда в предусмотренных договором пределах.
Лицензионный договор подразумевает длительные отношения сторон.
Ключевые нюансы договорной конструкции:
проблема определения срока;
условие о качестве товаров лицензиата;
обязательная регистрация движения права в Роспатенте;
в случае признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, лицензионные договоры сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения.
Разработка проекта лицензионного договора
в интересах лицензиара | лицензиата
Внимание к деталям
Изучение пакета документов контрагента для проверки действительности и надежности предмета и условий лицензирования средства индивидуализации коммерческой деятельности, а также условий будущей лицензионной сделки.
Индивидуализация и формализация предмета: определение существенных характеристик товарного знака, нескольких средств индивидуализации или серии товарных знаков, удостоверяемые свидетельством с указанием номера этого документа.
Ключевые условия
При составлении проекта лицензионного договора в отношении товарного знака в обязательном порядке необходимо учитывать требования законодательства о включении в лицензионный договор существенных условий:
- предмет лицензионного соглашения;
- вознаграждение лицензиара;
- способы использования товароного знака или серии брендов;
- территория использования;
- срок лицензирования.
Важные формулировки для заинтересованной стороны
Выборка и формулирование способов, которыми лицензиат вправе использовать бренд Формулирование условия о размере вознаграждения и порядке его определения, а также выплаты.
Формулирование условия о неустойке за нарушение различных обязательств в лицензионном соглашении.
Формулирование условия о расторжении и досрочном прекращении договора: Роспатент принимает или заявление от обеих сторон или судебное решение.
Учёт интересов Клиента
Согласование подготовленного проекта договора с Клиентом и предоставление готового лицензионного осглашения и регистрация в патентном ведомстве.
Анализ условий и конструкции
лицензионного договора
Анализ (изучение) представленного проекта лицензионного договора или уже действующего соглашения
Проверка содержания лицензионного договора товарного знака, который планирует заключить Клиент, с целью исключения формулировок / условий, которые могут привести к ущемлению и ограничению его бизнес-интересов.
Дополнение лицензионного договора условиям и положениям в пользу Клиента.
Верификация проекта лицензионного договора в отношении товарного знака / серии товарных знаковна на предмет соответствия действующему законодательству в полном объеме с целью надлежащей регистрации Роспатента.
Контроль исполнения лицензионного соглашения
В случае выявления нарушения или выяснения, что они вероятны в будущем, немедленное уведомление Клиента о рисках.
Проверка сторон лицензионного соглашения
Основания приобретения прав
Форма фиксации
Связанные права
Проверка объекта лицензии - товарного знака / серии товарных знаков
Правомерность получения регистрации, срок действия исключительного права, выявление рисков прекращения правовой охраныобъекта лицензии, предупреждение конфликта товарного знака с иными средствами индивидуализации коммерческой деятельности и объектами интеллектуальных прав
Консультации и договорная работа для для лицензиара - владельца товарного знак
Экономический эффект. Выбор оптимального варианта вознаграждения, лицензиар должен оценить все преимущества и риски применительно к конкретной ситуации.
Лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом предмета лицензии - соответствующего товарного знака.
Лицензионный договор не предполагает разрешение лицензиара на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, в котором используется товарный знак.
При выдаче исключительной лицензии правообладатель не вправе сам использовать интеллектуальную собственность, если иное не определено договором – целесообразно обращать внимание на этот вопрос в договоре.
Консультации и договорная работа в интересах лицензиата (временного пользователя бренда)
Лицензиат может использовать бренд не любым способом, а только теми способами, которые указаны в условиях лицензионного договора. Также договором могут вводится иные ограничения (например, по срокам, территории, способам использования). Возможные "ограничения" из общих правил можно смягчить или устранить.
Если нарушение товарного знака, на использование которого выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права в суде способами, предусмотренными законом.
Стоимость юридических и патентных услуг
в связи с подготовкой и оформлением лицензионного соглашения в отношении товарного знака
Стандартная подготовка лицензионного договора с типовыми условиями
- Предоставление типовой формы лицензионного договора
- Согласование существенных условий лицензионного договора
- Лицензионный договор должен содержать указание на документ, удостоверяющий исключительное право на товарный знак
- Регистрация лицензии в Роспатенте (дополнительно оплачивается пошлина)
- Электронное делопроизводство сопровождения лицензионного и скидка на пошлины Роспатента (- 30 %)
- Информирование о каждом этапе делопроизводства по оформлению и регистрации права пользования на товарный знак
Письменные и устные консультации в связи с оформлением лицензии на товарный знак
- Анализ условий предоставленного проекта /действующего лицензионного договора на предмет внесения изменений и дополнений
- Экспертиза договорных отношений сторон (лицензиара- правообладателя и лицензиата -пользователя)
- Разработка договорных условий /схем выплат вознаграждения / контроля при договорном использовании товарного знака в интересах Клиента
Договорная работа
- Исполнение лицензионного договора.
- Согласование условий о продлении соглашения и действия регистрации товарного знака, расторжении лицензионного договора.
- Согласие на использования объекта вместо лицензионного договора.
- Возможность существования вариаций и способов использования товарного знака.
- Территория. Если не определена – Российская Федерация.
- Срок. Если не определен – 5 лет. Не более срока действия права, при превышении ограничен, но при этом действителен.
- Договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права на товарный знак, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права. Если срок действия товарного знака продлевается в установленном законом порядке после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права.
- Различение срока действия договора и срока лицензии. Превышение срока действия лицензии над сроком регистрации.
- Лицензионный договор автоматически продляется при продлении исключительного права на товарный знак.
- Консультации при прекращении лицензионного договора. Расторжение договора предполагает судебный порядок.Проблемные ситуации расторжения зарегистрированного лицензионного договора (предоставления права пользования товарным знаком).
- Подготовка ответов на все запросы экспертизы Роспатента в ходе процедуры регистрации права использования товарного знака в Роспатенте.
Регистрация права на договорное использование товарного знака
По общему правилу процесс регистрации права по лицензионному соглашению в Роспатенте может занимать около 2 - 3 месяцев.
Нюансы регистрации
Предоставление по лицензионному соглашению права использования исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации в Патентном ведомстве.
Государственной регистрации в Роспатенте подлежит не лицензионный договор, а само предоставление права на использование.
Специальные правила
Порядок регистрации передачи права пользования товарным знаком на основании лицензионного договора определен специальными Правилами регистрации перехода права на товарный знак и гражданским законодательством.
Подготовка пакета документов и заявления о регистрации передачи права пользования брендом
Важно отметить, при этом заинтересованная сторона лицензионного договора или ее представитель - патентный поверенный вправе без участия другой стороны обратиться в Роспатент с заявлением о государственной регистрации передачи права пользования товарным знаком.
Отказ в регистрации
Если регистрация лицензионных отношений не произведена, отказ Роспатента в госрегистрации предоставления права на товарный знак по лицензии можно обжаловать в арбитражном суде.
Вознаграждение лицензиара - владельца товарного знака
Правильно согласовать условие о вознаграждении в проекте лицензионного соглашения важно в связи с тем, что это условие является существенным и, если оно не будет понятно сформулировано, соглашение может считаться незаключенным, даже будучи подписанным сторонами.
Целью, с которой правообладатель товарного знака заключает лицензионное соглашение является именно получение вознаграждение от лицензиата за возможность использования бренда. Поэтому целесообразно максимально подробно урегулировать отношения по соответствующим выплатам.
Формулирование условия о вознаграждении в интересах как лицензиара, так лицензиата, а также в интересах баланса сторон:
• выбор оптимального варианта выплаты вознаграждения;
• согласование и предложение вариантов по определению размера вознаграждения, а также порядка и сроков выплат.
Размер вознаграждения ставится в зависимость от объёмов использования.
Вознаграждение надо платить, даже если товар реализуется лицензиару.
Консультации
Да, возможно заключение предварительного лицензионного договора с условиями лицензирование на стадии заявки.
Предварительный лицензионный договор должен содержать все существенные условия лицензионного договора.
При этом наличие в договорах пунктов о заключении в будущем лицензионных договоров на определенных условиях, не означает согласования предмета и других существенных условий лицензионного договора.
Согласование предмета лицензионного договора подразумевает точное указание регистрируемого объекта.
Сложность определения нерегистрируемого объекта.
Важность акта приемки-передачи
Лицензионный договор, не позволяющий идентифицировать объект, считается заключенным, если объект определен в приложении к договору.
Электронное делопроизводство по регистрации предоставления права по лицензионному договору в отношении товарного знака
