В Роспатент поступило возражение российской компании против предоставления правовой охраны международному товарному знаку на территории Российской Федерации полностью, мотивированное несоответствием его регистрации требованиям закона.

Международный товарный знак использовался для индивидуализации услуг телевещания, распространения информации в сети Интернет, оказания услуг рекламного характера во время телевещания.

Ссылаясь на сходство спорного товарного знака до степени смешения с фирменным наименованием российской компанией, имеющим более ранний приоритет, а также на возможность введения российских потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги с использованием такого обозначения. Российская компания отмечала, что при восприятии спорного товарного знака в отношении услуг телевизионного вещания у потребителей может сложиться не соответствующее действительности представление о том, что эти услуги оказывает именно российская компания.

Решением Роспатента возражение российской компании удовлетворено частично: предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистраций признано недействительным частично в отношении части услуг 38-го и 41-го классов МКТУ.

Полагая решение Роспатента необоснованным, правообладатель международного товарного знака обратился в суд с заявлением о признании его недействительным.

По мнению иностранной компании, в споре имеет место быть злоупотребление правом со стороны российской компании, поскольку в лицензионном соглашении оно признавало право иностранной компании на обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, а спустя 10 лет направило возражения против предоставления ему правовой охраны.

Суд посчитал, что подача возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку со ссылкой на нарушение возникшего ранее даты его приоритета исключительного права на фирменное наименование является, по сути, реализацией права на защиту указанного исключительного права, в связи с чем действия по подаче возражения сами по себе о намерении причинить вред другому лицу не свидетельствуют.

Кроме того суд посчитал доводы иностранного лица о принадлежности ему серии сходных товарных знаков с более ранней датой приоритета неубедительными, поскольку иностранная компания могла бы позаботиться о распространении действия правовой охраны соответствующих обозначений на российской территории заблаговременно и таким образом, чтобы это не нарушало права других лиц и не создавало угрозу устойчивости гражданского оборота.

Нередко международные товарные знаки носят описательный характер, поскольку являются производными от международного непатентованного наименования. Как следствие, ассоциируются с указанным МНН, сходны с ним до степени смешения. В частности, это произошло в отношении товара 5-го класса МКТУ, относящемуся к фармакологической группе сердечно-сосудистых средств веществу, зарегистрированному в качестве МНН.

Активное действующее вещество имело статус МНН, отмечено рядом наград и применялось в составе фармацевтических препаратов под различными торговыми названиями.

Как следствие, товарный знак, ассоциирующийся с МНН, не выполняет индивидуализирующую функцию, а описывает свойства маркируемых товаров - фармацевтических препаратов, активным действующим веществом в которых является соответствующий МНН, то есть фармацевтических препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, следовательно, указанное обозначение противоречит законодательству.

Кроме того, в случае маркировки данным товарным знаком препаратов иных, чем "фармацевтические препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний", этот знак будет являться ложным или способным ввести конечного потребителя в заблуждение.

Предоставление правовой охраны обозначению, сходному до степени смешения с зарегистрированным Всемирной организацией здравоохранения МНН, препятствует свободному использованию названного МНН на территории Росси, противоречит международным обязательствам России в сфере здравоохранения, а также интересам неопределенного круга производителей фармацевтической продукции и публичным интересам российских граждан, праву каждого из них на охрану здоровья и медицинскую помощь.

На заседании 46-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1993 года была принята резолюция WHA 46.19 по международным непатентованным наименованиям, в которой на государства-участники ВОЗ были возложены обязательства по препятствованию использования международных непатентованных наименований либо производных от них названий в составе товарных знаков.

Во исполнение упомянутой резолюции Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации были утверждены методические рекомендации "Рациональный выбор названий лекарственных средств", Роспатентом издан приказ "Об использовании базы данных международных непатентованных наименований (МНН)", в которых изложены положения, в том числе об общественной собственности на МНН.

Международное непатентованное наименование - это уникальное название фармакологического вещества, которое присваивается ВОЗ, имеет всемирное признание, служит универсальным идентификатором активных веществ в составе лекарственного средства.

Целью системы международных непатентованных наименований является обеспечение специалистов в области здравоохранения информацией об уникальных и универсальных названиях, позволяющих в любой стране мира идентифицировать в составе лекарственного препарата фармакологические вещества, которые могут быть недвусмысленно охарактеризованы химическим названием (или формулой).

Международное непатентованное наименование может быть отнесено к общепринятым терминам (то есть к лексической единице, характерной для определенной области науки (фармакологии)), поскольку является названием фармакологического вещества. Оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Решением Роспатента знаку по международной регистрации было отказано в предоставлении правовой охраны на территории России в отношении всех испрашиваемых услуг по основаниям, так как заявленное обозначение состоит из простых букв и простой геометрической фигуры, не обладающих различительной способностью.

По итогам рассмотрения возражений в Палате по патентным спорам удалось доказать, что спорный международный знак представляет собой оригинальное сочетание элементов, образующих оригинальную комбинацию, обладающую различительной способностью, которая ассоциируется у потребителей с заявителем, так как содержит часть его международного фирменного наименования - элемент из трёх заглавных букв латинского алфавита.

Согласно статье 5 Мадридского соглашения в странах, где законодательство это предусматривает, ведомства, уведомленные Международным бюро о регистрации знака или заявлении о расширении охраны в соответствии со статьей 3 ter этого Соглашения, имеют право заявить, что охрана не может быть предоставлена этому знаку на их территории. Такой отказ может быть сделан только на условиях, которые в соответствии с Парижской конвенцией применяются к знаку, заявленному для национальной регистрации.

Парижская конвенция содержит ограниченный перечень оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В силу статьи 6.quinquies (A) [Знаки: охрана знаков, зарегистрированных в одной стране Союза, в других странах Союза (оговорка "Таким, как он есть")] Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье Конвенции.

В соответствии со статьей 6.quinquies (B) Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи Конвенции, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность.

Статья 10.bis Парижской конвенции предусматривает признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку в случае, если действия по его регистрации признаны актом недобросовестной конкуренции.

Иные основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарным знакам по международным регистрациям Парижской конвенцией не предусмотрены.

По смыслу приведенных норм международного права в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации может быть отказано только по основаниям, прямо названным в указанных нормативных актах.

Таким образом, предоставление правовой охраны в России товарному знаку по международной регистрации не может быть признано недействительным по мотивам его несоответствия нормам статьи 1478 ГК РФ (в связи с тем, что правообладателями товарного знака являются два юридических лица).