Успешный опыт защиты интересов Клиентов по спорам с Роспатентом и оспаривание решений Палаты по патентным спорам в Суде по интеллектуальным правам с начала его деятельности (2013 год)
Оспаривание решений Роспатентаправовая охрана товарного знака
Споры в отношении зарегистрированных товарных знаков
Оспаривание решений Роспатента по правовой охране зарегистрированного товарного знака
- о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
- об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
Судебное представительство для заинтересованного в прекращении чужого товарного знака лица
оценка материалов административного дела и заключения Палаты по патентным спорам об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
подготовка материалов и заявления о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
анализ и устранение обстоятельств, препятствующих признанию недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку: прекращение правовой охраны интересующего товарного знака по тому или иному основанию
отслеживание делопроизводства по заявлению и судебных определений о движении спора в связи с отказом Роспатента в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
участие патентного поверенного и дипломированного юриста в судебных заседаниях по делу – убедительное отстаивание интересов заявителя с целью признании недействительным предоставления правовой охраны
поиск, отбор и формирование убедительных аргументов, юридическое обоснование заинтересованности заявителя по делу (при необходимости и оспаривании)
ознакомление с материалами дела и юридическая оценка доводов Роспатента кас. перспектив признания недействительным предоставления правовой охраны интересующему товарному знаку
получение решения Суда по интеллектуальным правам и отслеживание внесения изменений в реестре товарных знаков Роспатента применительно к интересующему бренду
обжалование в кассационном порядке решения Суда по интеллектуальным правам в случае оставления правовой охраны интересующего товарного знака в силе
Защита интересов правообладателя оспариваемого товарного знака в споре с Роспатентом
изучение истории правовой охраны товарного знака: обстоятельств регистрации знака и получения приоритета, статуса правообладателя (цепочки владельцев), относимых к спору товаров и услуг
подготовка материалов и заявления о признании недействительным решения Роспатент о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
анализ товаров / услуг, в отношении которых правовая охрана товарному знаку прекращена в административном порядке на предмет взаимозаменяемости для потребителя
подготовка правовой позиции в интересах правообладателя и объяснений по делу о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
обоснование и убедительное подтверждение в Суде по интеллектуальным правам аргументов, что правовая охрана товарному знаку предоставлена без нарушений требований российского гражданского законодательства, а также Конвенции по охране промышленной собственности
поиск контраргументов против оснований "опорочивания" предоставления охраны зарегистрированному товарному знаку
оценка однородности товаров и услуг, консультации и заключение патентного поверенного в связи с признанием Роспатента недействительным предоставления правовой охраны ранее зарегистрированному товарному знаку
участие юриста и патентного поверенного в судебных заседаниях против Роспатента в споре в связи с административным признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
обжалование в кассационном порядке в интересах заинтересованного лица решения Суда по интеллектуальным правам по делу о признании недействительным предоставления правовой охраны ранее зарегистрированному товарному знаку
Предварительная досудебная стадия - Палата по патентным спорам
Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено путем возражения против такого предоставления в структурное подразделение патентного ведомства – Палату оп патентам спорам.
Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.
Решения патентного ведомства в виде заключения Палаты по патентным спорам о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании могут быть оспорены в суде.
Возможные правовые последствия
В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.
В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку частично недействительной выдается новое свидетельство на товарный знак и вносятся соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков.
Нюансы процедуры
При оспаривании решений Роспатента важно учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.
Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными предоставления правовой охраны товарному знаку.
Решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия, влечет прекращение правовой охраны с даты подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака.
Такое решение влечет прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре и всех свидетельств об исключительном праве.
Отмена незаконного решения патентного ведомства
Если оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону, суд признает его недействительным и обязывает Роспатент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок, предоставить правовую охрану товарному знаку.
Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент предоставить правовую охрану товарному знаку, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака.
При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.
Типовая конфликтная ситуация
Ранний и более поздний сходные товарные знаки
Если зарегистрированный товарный знак оказывается тождественным или сходным до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право в отношении которого возникло ранее.
Обладатель ранее зарегистрированного товарного знака может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны позднему схожему товарному знаку.
Победы в Суде по интеллектуальным правам
Вопросы и ответы
Производство и введение продукции в оборот до даты принятия решения Роспатента будет являться нарушением права на противопоставленный ТЗ.
Компенсация с лицензиата может быть взыскана за период до даты принятия решения Роспатента.
Практика
оспаривание решений Роспатента
предоставление | прекращение правовой охраны официального бренда
В интересах музыкального ансамбля патентное ведомство рассматривало в досудебном порядке возражения против предоставления правовой охраны сходному товарному знаку.
В возражениях отмечалось, что ансамбль является правообладателем исключительного права на признанный общеизвестным товарный знак в отношении услуг 41-го класса МКТУ «организация и проведение концертов; шоу-программы», а использование правообладателем спорного сходного товарного знака будет ассоциироваться у потребителей с ансамблем и может ущемить его законные интересы.
Роспатент установил, что часть товаров и услуг спорного товарного знака не однородна услугам противопоставленного общеизвестного товарного знака.
Установленная известность противопоставленного общеизвестного товарного знака не порождает связанных с тем же производителем правдоподобных ассоциаций в отношении признанных неоднородными товаров и услуг.
По мнению Роспатента, материалы возражения не содержали документов, подтверждающих ущемление законных интересов правообладателя общеизвестного товарного знака в связи с оставлением в силе правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных товаров и услуг.
Полагая, что решение Роспатента в части отказа в признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении неоднородных товаров и услуг не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, музыкальный ансамбль обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании данного решения Роспатента недействительным.
При проверке административного решения суд пришел к выводу о том, что Роспатент не установил, порождает ли использование спорного обозначения в отношении товаров и услуг, неоднородных услугам противопоставленного товарного знака, ассоциативные связи у потребителей с музыкальным ансамблем и может ли такое использование ущемить законные интересы ансамбля.
С учетом этого решение Роспатента признано недействительным.
Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение, отметив следующее.
В данном деле спорным являлся вопрос о том, распространяется ли правовая охрана противопоставленного общеизвестного товарного знака также и на неоднородные товары.
Однако суд первой инстанции не устанавливал, признан ли общеизвестным товарный знак, который ранее являлся зарегистрированным товарным знаком, или таковым признано обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имевшее правовой охраны на территории Российской Федерации.
Основания оспаривания и признания недействительной правовой охраны товарного знака
Правовые ситуации, при которых предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права, если в качестве бренда зарегистрированы
общеупотребляемые обозначения для обозначения тех или иных товаров
общепринятые символы и термины
обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта
бренды в виде формы товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров
Правовые ситуации, при которых предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если в качестве бренда зарегистрированы
обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет
обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с международными знаками иностранных лиц и компаний, охраняемыми, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет
общеизвестными товарными знаками в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения
Определение заинтересованности в подаче возражений в административном порядке и последующем судебном споре
Законодательство не конкретизирует понятие заинтересованное лицо и в то же время не содержит ограничений по видам заинтересованности.
Понятие заинтересованности применительно к оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию противоречия общественным интересам должно толковаться максимально широко, поскольку рассматриваемое основание оспаривания призвано защищать интересы общества, а не частный интерес конкретного лица, и запрещать необоснованную монополию на товарные знаки.
Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны товарного знака
При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.
Заинтересованность лица, подающего возражение, должна подтверждаться тем, что заявитель занимается и намеревается заняться производством товаров, аналогичных тем, для маркировки которых используется товарный знак.
Заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку должна иметь место именно на момент обращения в Роспатент.
Заинтересованность устанавливается в отношении конкретных товаров и услуг, предоставление правовой охраны товарному знаку для которых признано в предусмотренном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.
В случаях оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию противоречия общественным интересам объем признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным не может быть поставлен судами в зависимость от подтверждения лицом, подавшим возражение, личной (фактической) заинтересованности в отношении конкретных товаров и услуг.
Последствия для договорных отношений в случае недействительности правовой охраны бренда
Лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения.
Соответственно, с момента признания товарного знака недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.
В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию бренда недействительным, должно быть отказано.
В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период.
Корпоративный конфликт и товарный знак
Защита фирменного наименования компании при регистрации товарного знака другим участников компании
Участник компании вправе оспорить регистрацию бренда за другим участником этой компании, если бренд является сходным до степени смешения с фирменным наименованием компании, и такая регистрация не отвечает ее интересам.
Регистрация на имя директора, являющегося одновременно участником компании, бренда, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, с целью продвижения тех же товаров и услуг, для продажи или оказания которых совместно с иными участниками была создана компания, свидетельствует об осведомленности правообладателя бренда о нарушении прав и законных интересов других участников компании.