Сети отелей возвращен известный утраченный бренд

Компания, управляющая сетью отелей, гостиниц и ресторанов в Приэльбрусье, длительное время являлась правообладателем товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

По субъективным причинам (переход на другую работу ответственного сотрудника и утрата связи с патентным поверенным) действие исключительного права на товарный знак не было продлено и бренд прекратил действие по истечении десятилетнего срока действия.

Компания обратилась в патентное агентство для разрешения ситуации.

После изучения документации, обстоятельств действия / прекращения товарного знака и проведения патентного поиска выяснилось, что на стадии рассмотрения в Роспатенте находятся 9 заявок со словом, включённым в утраченный товарный знак (поданные различными лицами еще в 2020 и 2021 годах).

Кроме того, согласно отчету патентного агентства были выявлены ранее зарегистрированные сходные товарные знаки, которые с высокой вероятностью могли быть противопоставлены Роспатентом в ходе экспертизы с отказом в регистрации интересующего утраченного бренда.

Патентное агентство рассматривало возможность возвращения бренда с учетом значительной стоимости своих юридических и патентных услуг, а также дорогостоящего выкупа рассматривавшихся заявок по стоимости превышающей несколько миллионов рублей, при этом без каких-либо гарантий при полной зависимости итога сделок от третьих лиц, включая патентных троллей, от имени которых в Роспатенте рассматривалось несколько заявок с интересующим утраченным товарным знаком.

⇒ Ситуация осложнялась тем, что на рынке гостиничных услуг появился игрок, владелец общеизвестного товарного знака, с массовыми услугами по дистанционному бронированию отелей.

Нами было подготовлено коммерческое предложение с «дорожной картой» - вероятными сроками, способами и процедурами, с помощью которых можно попробовать заново приобрести исключительное право на утраченный бренд.

Клиент отказался от услуг патентного агентства и начал работать с нами.  Приняв во внимание имевшиеся риски, длительные сроки разбирательства и делопроизводств, и с учетом предложенных оговорок, согласился реализовать непростой и долгий проект по возврату своего товарного знака

.

Задача. Возвратить клиенту право на утраченный бренд в отношении интересующих услуг 43 класса МКТУ.

Предпринятые ключевые действия в интересах утратившего бренд бывшего правообладателя

• запрос и изучение юридических, отчетных, финансовых, бухгалтерских, лицензионных, кассовой и сопроводительной документации, иной документации, связанной с оказанием услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания, ресторанной деятельности за значительный период времени с даты начала работы сети отелей и ресторанов
• получение и исследовании открытой информации об отелях и кафе в сети Интернет, включая сайты и интернет-ресурсы, посвященные отелям, туризму, путешествиям и общественному питанию, применительно к деятельности нашему клиенту – бывшему правообладателю интересующего бренда
• документальное обоснование и доказывание длительного (с 2000х годов) использования утраченного бренда, а также устойчивых ассоциативных связей с потребителями
• подача новой заявки на регистрацию Роспатенте утраченного бренда с последующим контролем делопроизводства по ней в течение более двух лет
• подача обращений в Роспатент с целью пресечь предоставление правовой охраны спорным заявкам конкурентов - «патентным троллям» в отношении всего перечня интересующих услуг 43 класса МКТУ
• процессуальная борьба с «патентным троллем», действия которого препятствовали возврату интересующего бренда (согласно открытым базам данных и реестру товарных знаков и заявок компания – «патентный тролль» является правообладателем более 400 товарных знаков в отношении различных классов МКТУ, как действующих, так и прекративших действие, а также подателем более 600 заявок, при этом регистрировались товарные знаки на общеупотребимые слова и словосочетания, обозначения добросовестных участников оборота)
• переговоры, заключение договора о сосуществовании товарных знаков (знаков обслуживания) и получение писем-согласий от добросовестных владельцев сходных обозначений
• подача возражений в Палату по патентным спорам и рассмотрение административного спора в более чем 20 (двадцати) заседаниях по противопоставленным заявкам, по которым предварительно были получены отказы в рамках экспертиз патентного ведомства

Результат. Задача успешно выполнена. По результатам длительных делопроизводств и административного разбирательства бренд удалось возвратить прежнему правообладателю в отношении всех интересующих услуг 43 класса МКТУ.

Компании, управляющей сетью отелей, гостиниц и ресторанов, возвращено исключительной право на утраченный бренд отношении услуг 43 класса МКТУ: агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские.

* Проект осуществлялся на протяжении трёх лет с учетом длительности административных разбирательств, а также делопроизводств по противопоставленным заявкам конкурентов.

Регистрация товарного знака для гостиниц, ресторанов и отелей, включая сложные случаи и преодоление отказа Роспатента

Консультации и разъяснения по всем вопросам, связанных с регистрацией и защитой брендов (знаков обслуживания) в отношении услуг 43 класса МКТУ (отели, гостиницы, кафе и рестораны)

Заказать услугу

Защита интересов бывших правообладателей по утраченным брендам в Роспатенте и Палате по патентным спорам

Ведение делопроизводства по "сложной" заявке на регистрацию товарного знака в Роспатенте, преодоление отказа в регистрации товарного знака в Палате по патентным спорам

Заказать услугу